a cura dell’avv. Elio De Tullio, responsabile della Commissione Proprietà Intellettuale ICC Italia
In un clima di sempre maggiore globalizzazione e competizione delle imprese, sia a livello europeo che extraeuropeo, le innovazioni legate ai “segreti commerciali” necessitano sempre più di un’adeguata protezione regolamentata in maniera uniforme, quantomeno a livello Unione Europea. Il segreto commerciale ha il compito di proteggere tutte quelle informazioni dell’impresa che non sono tutelate da altri istituti giuridici o diritti di proprietà intellettuale. Questo strumento viene anche utilizzato laddove l’impresa non voglia rendere pubblico il processo o prodotto innovativo oggetto del segreto commerciale. Dal punto di vista legislativo degli Stati membri, il focus principale è quello di proteggere i segreti aziendali, tenendo conto anche altri interessi, quali la libertà di accesso e di informazione.
La normativa in materia di tutela dei segreti commerciali tiene conto dei diversi interessi in gioco, cercando di perseguire un difficile equilibrio tra riconoscimento della protezione di cui le imprese necessitano per potere proseguire le proprie attività di R&S senza il rischio di appropriazione indebita di conoscenze innovative preziose, e garanzia della circolazione delle informazioni in una società trasparente e moderna.
Nel 2018 è stato condotto uno Studio1 ad hoc, commissionato dall’Osservatorio sulle Violazioni dei Diritti di Proprietà Intellettuale di EUIPO a KPMG, con l’obiettivo di fornire un quadro delle controversie giudiziali in materia di segreti commerciali negli Stati membri dell’UE nel periodo 2006-2016, vale a dire il periodo precedente all’entrata in vigore della Direttiva 943/2016. In particolare, lo Studio copre tutti i 28 Stati membri dell’UE e contiene una mappatura degli attuali sistemi giuridici nazionali per la protezione dei segreti commerciali, dei tribunali competenti e delle procedure azionabili contro l’acquisizione, l’uso o la divulgazione illecita dei segreti commerciali. Inoltre, lo Studio contiene una rassegna comparativa della giurisprudenza nazionale in tutti gli Stati membri.
Lo Studio ha evidenziato l’eterogeneità delle legislazioni nazionali in materia di segreti commerciali nonché, in generale, una difficoltà diffusa nel valutare l’opportunità di ricorrere alla tutela giudiziale. Tra le maggiori criticità emerse vi sono innanzitutto l’onere da parte dei titolari di provare l’esistenza e l’appropriazione illecita dei segreti industriali, e l’esigenza – non sempre tutelata – che tali procedimenti giudiziali garantiscano la necessaria confidenzialità delle informazioni commerciali oggetto di causa. E’ stato altresì rilevato che i titolari dei segreti commerciali già adottano un’ampia gamma di misure pratiche precauzionali per la protezione degli stessi. Gli strumenti comunemente utilizzati sono: accordi di confidenzialità e di non utilizzo, accordi di licenza e di know-how per il trasferimento commerciale e lo sfruttamento lecito delle tecnologie, clausole di non concorrenza negli accordi di lavoro e consulenza, misure tecniche di sicurezza per la tutela dall’acquisizione illecita di informazioni commerciali riservate.
La prima differenza tra i sistemi giuridici nazionali riguarda la mancanza di una definizione precisa di segreto commerciale, che in alcuni casi è del tutto assente o compresa in forma più ampia nei relativi Codici di Proprietà Intellettuale.
Per dare un quadro più chiaro dei diversi scenari lo Studio ha rilevato che in Danimarca, Belgio, Germania, Irlanda, Spagna, Francia, Cipro, Lussemburgo, Austria, Regno Unito e Grecia non sono previste definizioni specifiche di “segreto commerciale”, facendo riferimento a quanto riportato nei TRIPS.
Prima dell’obbligo degli Stati Membri di recepire la Direttiva sui segreti industriali, la Svezia risultava essere l’unico Stato membro che già disponeva di una legge ad hoc.
Uno dei pochi aspetti armonizzati nei 28 Paesi membri dell’UE riguarda la protezione contro la divulgazione dei segreti commerciali da parte dei dipendenti, almeno sotto forma di un obbligo generale di riservatezza per il dipendente durante il rapporto di lavoro in essere.
Per tutti gli altri aspetti si riportano le principali differenze da Paese a Paese: Italia e Portogallo includono espressamente i segreti commerciali nei loro codici di proprietà industriale, classificandoli come diritti di proprietà intellettuale e applicando quindi ai segreti commerciali i mezzi di ricorso previsti dalla direttiva 2004/48/CE sul rispetto degli stessi. I medesimi riferimenti sono applicabili anche in Finlandia, dove i segreti commerciali sono considerati diritti di proprietà intellettuale, anche se non è stata adottata alcuna disposizione esplicita al riguardo. In Francia il codice della proprietà intellettuale prevede una protezione specifica, ma solo per i segreti di fabbrica, sanzionando la divulgazione di questi ultimi da parte di un dipendente o un amministratore di una società. La portata della tutela è quindi piuttosto ristretta in quanto non include la protezione dei segreti commerciali e riguarda solo dipendenti e amministratori. Nei rimanenti Stati membri si applica la legislazione generale. In particolare, la maggior parte degli Stati membri, ossia Austria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Estonia, Grecia, Spagna, Finlandia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia prevede la tutela dei segreti commerciali nei casi di appropriazione indebita, in base alle norme in materia di concorrenza sleale. Irlanda e Regno Unito hanno fondato la protezione del segreto commerciale sull’interpretazione giurisprudenziale dell’illecito per violazione della riservatezza. I segreti commerciali sono trattati anche attraverso il diritto degli atti illeciti in Belgio, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi. Malta fonda la tutela esclusivamente sul diritto dei contratti, mentre il sistema giuridico di Cipro prevede mezzi di tutela penale e responsabilità civile solo per violazione contrattuale.
A causa delle differenze di tutela giuridica previste dai singoli Stati membri, a livello transfrontaliero l’attuale protezione dei segreti commerciali contro l’appropriazione indebita è stata percepita come ridotta.
Lo Studio ha difatti evidenziato che le imprese titolari sono restie ad avviare contenziosi per violazione dei segreti commerciali, principalmente per i seguenti motivi:
• l’onere della prova di dimostrare che le informazioni utilizzate in modo improprio costituiscono un segreto commerciale;
• la tutela conferita da varie fonti normative, con una regolamentazione poco chiara o insufficiente;
• la difficoltà di garantire la sicurezza degli elementi di prova e i connessi costi elevati;
• l’assenza di adeguate misure procedurali per garantire la riservatezza delle stesse informazioni durante i contenziosi;
• le difficoltà legate alla quantificazione dei danni;
• l’assenza, in alcuni Stati membri, di tribunali specializzati per trattare le cause relative ai segreti commerciali.
Per maggiori approfondimenti è possibile consultare lo studio a questo Link.
La Commissione Proprietà Intellettuale Internazionale di ICC sta seguendo con attenzione gli sviluppi normativi e giurisprudenziali in corso, a livello europeo e nordamericano. Infatti, nel Piano di Azione 2017-20182 della Commissione IP, è prevista la conduzione di un’analisi comparativa dei trend legislativi in Unione Europea e Stati Uniti (con possibile estensione ad altri Paesi), con l’obiettivo di studiare le relative legislazioni ed evidenziare aspetti comuni e differenze, nell’ottica di aumentare la consapevolezza degli operatori su questi temi e rafforzare le proprie possibilità di tutela. Per quanto riguarda la raccolta di dati in relazione a Italia e Unione Europea, ho avuto l’onore di partecipare a questo lavoro, fornendo il relativo supporto con riferimento a legislazione e giurisprudenza rilevante. Nel corso dell’ultima riunione della Commissione Proprietà Intellettuale internazionale di ICC tenutasi a Pechino lo scorso 17-19 settembre, è stata presentata la prima bozza del Report finale, con importanti approfondimenti e spunti di riflessione. Il lavoro è in fase di finalizzazione e sarà pubblicato a breve.
BREAKING NEWS
Con il decreto Legislativo n. 63 dell’11 maggio 2018, entrato in vigore il 22 giugno 2018, il Codice della Proprietà Industriale è stato aggiornato in merito ad una migliore tutela del segreto commerciale.
In particolare, l’art. 98 del CPI, nel definire la nozione di segreto commerciale, vincola la successiva tutela alla contemporanea esistenza di tre fattori, consistenti:
• nel carattere non noto o facilmente accessibile agli addetti ai lavori,
• nell’intrinseco valore economico,
• nella sottoposizione da parte del legittimo detentore «a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete».
Ciò significa che andranno prodotti dei documenti interni per mantenere il carattere di segretezza (condizione indispensabile per fondare l’illecito utilizzo del terzo e la conseguente responsabilità). Nel successivo articolo 99 si prevede, infatti, il diritto del legittimo detentore di vietare l’acquisizione, la rivelazione o l’utilizzo dei segreti commerciali. L’articolo prosegue disponendo una responsabilità civile da acquisizione, utilizzazione, rivelazione del segreto commerciale nelle ipotesi di consapevolezza della loro natura e in quella di colposa non conoscenza.
Un’ulteriore novità riguarda l’art. 623 c.p., che prevede con la reclusione fino a due anni la condotta di chi, in ragione del suo stato o ufficio, professione o arte, venuto a conoscenza di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete sopra scoperte o invenzioni scientifiche, provvede a rivelarli o a utilizzarli a proprio o altrui profitto. Viene inoltre estesa l’incriminazione a chiunque proceda ad analoga rivelazione o impiego sul presupposto di un’acquisizione abusiva del segreto commerciale.
